Un recente caso sottoposto alla Corte Federale Canadese (Federal Court of Canada, Trial Division No. T-939-96; July 31, 1997 ) è il processo seguìto alla richiesta di registrare un marchio per il business dei ristoranti, avanzata da Spiridon Zervas & Dimitr Zervas e poi opposta da Danjaq, proprietaria di un marchio forte nel business dell'intrattenimento connessa con i romanzi di Ian Fleming ed le vicende (characters) dei film di James Bond.
Il richiedente Zervas aveva cercato di registrare i marchi "007", "007 Pizza & Subs and Design" e "007 Submarine and Design" per l'utilizzo nei suoi ristoranti. Alla richiesta si è opposta la Danjaq, proprietaria del marchio registrato JAMES BOND 007 e del disegno della pistola. Danjaq ha argomentato che il richiedente non doveva essere autorizzato alla registrazione per due motivi: in primo luogo, perché il marchio 007 era stato usato e portato a conoscenza nel Canada precedentemente e, secondariamente, in quanto i contrassegni del candidato non erano distintivi. L'Ufficio del registro ha rifiutato l'opposizione sulla base dell'ampia disparità negli articoli, nei servizi e nella tipologia di affari delle due parti. L'opponente ha fatto appello alla corte federale del Canada.
Nell'appello, la Corte ha considerato la nuova prova fornita dall'opponente per quanto riguarda l'ampia diffusione delle pellicole che caratterizzano gli elementi (character) di James Bond, attraverso la tv, la radiodiffusione, i noleggiatori video e la pubblicità generata dai mezzi di stampa. Nel riesame della prova, la Corte ha avuta poca difficoltà a concludere che i marchi dell'appellante erano stati utilizati e portati a conoscenza nel Canada prima del richiedente.
L'appellante, proprietario del marchio registrato "007" ed altri marchi associati con il genere (fictional character) "James Bond", ha proposto un ricorso per tre ragioni.
In primo luogo, il suo marchio è stato usato o portato a conoscenza del pubblico nel Canada prima dell'uso dei relativi elementi distintivi (luglio 1989). In secondo luogo, i marchi delle parti era confondibili. In terzo luogo, il marchio del dichiarante era non distintivo.
Sulla primo punto, Lufty J. (il giudice - NdR) ha concluso che i marchi dell'appellante furono usati e proposti in Canada prima del richiedente. Questa conclusione è stata raggiunta considerando quanto segue: il fatto che i marchi dell'appellante siano stati visti e sentiti sulle relative pellicole che caratterizzano il personaggio di "James Bond" (agente 007) prima del 1987, producendo redditi per settanta milioni di dollari; la disponibilità dei film con le radiodiffusioni della televisione e rivenditori video; la pubblicità generata dai mezzi di stampa.
Nel rigettare le argomentazioni del richiedente che la presenza dei marchi registrati nei film di Bond e sulle confezioni video non costituisce uso perché l'accreditamento alle pellicole è stato attribuito a due o più persone, la corte ha rilevato a proposito di United Artists Corp. contro Pink Panther Beauty Corp. (1996), 67 C.P.R. (3d) 216 a 229 (F.C.T.D.). In questo caso, il giudice MacKay ha sostenuto che la visione delle pellicole e cartoni animati via televisione o attraverso i video domestici in affitto condurrebbe i fruitori ad associare i film ed i cartoni animati con i marchi.
La corte ha supposto la possibilità di confusione dovuta alla caratteristica distintiva del marchio 007 ed il relativo alto grado di somiglianza del marchio del richiedente, sicché l'uso dei marchi delle ripettive parti nella stessa zona condurrebbe ad una forte probabilità di confusione, non legata all'ampia disparità nella natura degli articoli e dei servizi delle parti.
Sull'ultimo punto, la corte ha giudicato che i marchi del convenuto-richiedente (Respondent) non erano distintivi, questo nonostante i relativi marchi si riferissero ad articoli sostanzialmente diversi da quelli dell'Appellante. Nell'opinione della Corte, il richiedente ha adottato deliberatamente il marchio 007 mentre aveva completa conoscenza del precedente utilizzo da parte dell'Appellante dello stesso contrassegno. Lufty J. ha concluso che il richiedente non aveva scaricato la propria responsabilità legale stabilendo che il suo marchio registrato era caratteristico delle sue merceologie perché i consumatori potrebbero facilmente supporre che l'Appellante in qualche modo avesse approvato, autorizzato, o patrocinato l'uso del relativo marchio 007 da parte del convenuto (Respondent) o che ci fosse un certo rapporto d'affari fra le parti.
La Corte ha attentamente valutato se i marchi fossero confondibili. La Corte ha rifiutato l'argomentazione dell'ufficio del registro sulle differenze fra gli articoli ed i servizi come un criterio troppo rigido. Secondo la Corte, la natura delle merceologie (wares) ed i servizi devono essere un fattore meno importante qualora l'opponente alla registrazione abbia un marchio forte. In questo caso, i marchi dell'appellante erano forti e la Corte ha formulato il criterio che "più forte il marchio, più grande l'àmbito della protezione che esso permetterà". Ciò ha aumentato la probabilità di confusione, anche se le parti si rivolgono a business differenti. Di conseguenza, la corte ha accolto l'appello ed ha rigettato le istanze del richiedente.
007 non è il marchio di un prodotto, è il marchio di un contenitore estremamente corteggiato. Nel 1997, James Bond valeva per introiti derivanti dagli sponsor circa 85 milioni di euro. In Tomorrow Never Dies, le aziende di tutto il mondo hanno gareggiato per essere presenti con i loro prodotti (auto, abiti, carte di credito, ecc.) nelle sequenze del film.
la bambola Barbie
La bambola BARBIE è definita dall'appellante e produttore del giocattolo come una icona della cultura popolare. L'appellante si oppone alla richiesta di registrazione del proprio marchio commerciale "Barbie's" con un'immagine associata con "servizi di ristorante, prendi e porta via, servizi di catering e per banchetti" sulla base che alcuni contrassegni sono così famosi che "contrassegni come BARBIE non possono essere usati nel Canada per la maggior parte dei articoli commerciali e servizi senza che il consumatore medio sia indotto a supporre l'esistenza di un collegamento commerciale con i proprietari di queste marche famose".
L'Ufficio delle Opposizione Marchi dell'Ufficio del canada per la Proprietà Intellettuale ha accettato l'argomentazione del richiedente che l'uso del nome "Barbie" (dal 1992) per la sua piccola catena dei ristoranti di zona de Montreal probabilmente non genererebbe la confusione nel mercato con il contrassegno commerciale di BARBIE di proprietà dell'appellante e ne ha permesso la registrazione. L'ufficio ha trovato che la notorietà di Barbie è legata alle bambole ed agli accessori della bambola e che la richiesta per il contrassegno da usare in relazione a prodotti e servizi molto differenti, non sarebbe facilmente confondibile con qualsiasi dei contrassegni dell'appellante di BARBIE. Sia la corte federale che la Corte d'Appello federale hanno sostenuto la decisione dell'Ufficio. Inoltre hanno rigettato l'istanza dell'appellante per introdurre una nuova prova fresca sotto forma di un'indagine per mostrare la probabilità di confusione fra i contrassegni.
la pantera rosa
In Pink Panter, la Corte d'Appello federale (canadese) ha sostenuto che l'uso del (marchio) PINK PANTER per prodotti per la cura dei capelli e servizi di bellezza non fa sorgere l'individuazione della ragionevole probabilità di confusione con THE PINK PANTER associata ai film ed altri prodotti e servizi. Nel relativo giudizio di maggioranza, la corte ha citato l'assenza di un "qualunque collegamento" fra gli articoli ed i servizi delle parti quale elemento focale. La maggioranza ha identificato il fattore chiave in questa decisione come "l'aperta divergenza tra la natura degli articoli e quella del commercio. Non è una fenditura ma un baratro".