il marchio comunitario

Il sistema di registrazione dei marchi derivante dal Regolamento sul Marchio Comunitario coesiste con i sistemi nazionali di registrazione dei marchi ed anche con il sistema dei marchi internazionali.

Oggetto specifico del diritto è la garanzia per il titolare di un diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, in modo tale da essere tutelato nei confronti di eventuali concorrenti che, con uso abusivo del marchio, potrebbero sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio stesso.

La Corte di Giustizia si è più volte pronunciata sulla funzione del marchio, individuandola nella "garanzia per il consumatore o l'utilizzatore finale, dell'identità di origine del prodotto contrassegnato, che gli consente di distinguere, senza possibilità di confusione, questo prodotto da quelli aventi diversa origine: al fine di potenziare la garanzia verso il consumatore, occorre che tutti i prodotti siano fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità".

La durata della registrazione del marchio è di 10 anni, decorrenti dalla data di deposito della domanda ed è illimitatamente rinnovabile per periodi di 10 anni.

Il marchio comunitario deve essere registrato presso l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) ad Alicante (Spagna) e conferisce al titolare un diritto di esclusiva sostanzialmente equivalente (ma con estensione a tutto il territorio della Comunità) a quello offerto dalla registrazione di un marchio italiano. La posizione del titolare si esprime, infatti, in termini negativi come diritto a vietare ai terzi determinate azioni.

Il marchio comunitario è delineato fondamentalmente da tre principi guida:

1. il principio di autonomia, con il quale si indica che il marchio comunitario viene disciplinato esclusivamente dal regolamento CE del 20 dicembre 1993, n° 40/94, mentre le norme nazionali in materia di marchi si applicano solo in quanto richiamate dallo stesso regolamento;
2. il principio di unitarietà, in base al quale il marchio comunitario attribuisce al titolare un'esclusiva la cui efficacia comprende l'intero soazio economico europeo (UE);
3. il principio dell'esaurimento del diritto, in base al quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale NON può opporsi all'importazione ed alla commercializzazione di prodotti che sono stati messi in commercio nello Stato di esportazione da lui stesso oppure da persona a lui legata da vincoli di dipendenza giuridica od economica. Questo significa che se non vi è il consenso del titolare originario, oppure se il prodotto è messo in commercio da persona non legata a questi da alcuna dipendenza, ciascun titolare può opporsi all'importazione del prodotto di marchio uguale o confondibile.

Uno dei problemi più importanti riguardo l'esaurimento del marchio è quello legato all'estensione territoriale di questo. Attualmente, dopo varie pronunce (in particolare il caso Silhouette - v. appersso), è stabilito che all'interno dllo SEE non è ammesso l'esaurimento internazionale.

il caso Deutesche Grammophone e l'esaurimento regionale (causa C-78/70)

La Corte di Giustizia ha riconosciuto che il diritto esclusivo di distribuzione spettante al produttore di supporti musicali doveva considerarsi esaurito con la commercializzazione - da parte del produttore - dei dischi nel territorio di un altro stato membro. Per questa ragione il produttore dei dischi non poteva opporsi alla loro successiva commercializzazione.

il caso Silhouette e l'esaurimento internazionale (causa C-355/96)

La Silhouette nell'ottobre del 1995 vendette 21 mila montature di occhiali "non più alla moda", alla società bulgara Union Trading incaricando il proprio rappresentante di dare istruzione ai clienti di non esportare i prodotti fuori dalla Bulgaria e dagli Stati dell'ex Unione Sovietica (di questa condizione - peraltro irrilevante per l'IP - non sono state fornite prove documentali). Nel novembre del 1995 la Silhouette consegnò alla Union Trading le montature che a loro volta furono comprate dalla Hartlauer (distribuisce occhiali in Austria, fondando il suo business su prezzi estremamente competitivi piuttosto che sul marchio o la qualità del prodotto) la quale avviò prontamente una campagna pubblicitaria sulla stampa annunciando la messa in vendita di tali prodotti in Austria.

in rosso sono indicati i due Paesi (Austria e Bulgaria) interessati al contendere. La distanza suggerisce come i costi di acquisto per la Hartlauer fossero tali da garantire la convenienza dell'IP anche con i costi di trasporto e le tasse doganali.

A questo punto la Silhouette si rivolse al Landesgericht (tribunale di prima istanza) di Steyr, fondando le proprie rivendicazioni sull'art. 10 della Markenschutzgesetz (legge sulla protezione dei marchi nel diritto austriaco. L'art. 10 recepisce l'art. 7 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'accordo sullo Spazio economico europeo, SEE, del 2 maggio 1994): dal momento che l'importazione avveniva da uno Stato non compreso nel territorio del SEE, voleva vietare alla Hartlauer di vendere in Austria gli occhiali con il suo marchio. La rivendicazione della Silhouette si fondava sul fatto che non aveva esaurito i propri diritti di marchio, in quanto la direttiva prevede che l'esaurimento di detti diritti abbia luogo solo nel caso in cui i prodotti siano stati posti in commercio sul territorio del SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso.

La Hartlauer negò che la Silhouette avesse venduto le montature con la condizione di escludere la reimportazione nella Comunità; inoltre, osservò che la legge sulla protezione dei marchi non prevede (salvo quanto previsto a tutela del marchio - v. avanti) azioni di contrasto al commercio parallelo.

L'azione della Silhouette venne respinta sia dal Landesgericht sia, in appello, dall'Oberlandesgericht (tribunale di seconda istanza) di Linz.

ricorso alla Corte Suprema (Oberster Gerichtshof)

La Silhouette presentò un ricorso per "Revision" all'Oberster Gerichtshof, la quale sospese il procedimento e sottopose due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

prima questione: l'Oberster Gerichtshof, con la prima questione, fu chiamato a decidere se l'art. 7, n. 1 della direttiva CE fosse in contrasto con le norme nazionali che prevedono l'esaurimento del diritto conferito dall'esistenza di un marchio per prodotti messi in commercio con detto marchio al di fuori del SEE dal titolare o con il suo consenso.

1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Il tenore letterale del paragrafo 1 della disposizione è decisamente involuto e prima facie non permette di stabilire in modo non equivoco se il diritto comunitario vieti o meno l'esaurimento internazionale. Una scrittura più sintetica, forse, lascerebbe risaltare più facilmente che l'articolo è riferito alla Comunità europea.

La Hartlauer, a sua difesa, sosteneva che la direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere nel proprio diritto nazionale un esaurimento non solo relativamente a prodotti posti in commercio nel SEE, ma anche per quelli posti in commercio in Paesi terzi.

La Corte, invece, ha interpretato l'articolo 7 nel senso che l'ordinamento comunitario vieta agli Stati membri di optare per l'esaurimento internazionale del diritto di marchio; però correttamente, ha anche fornito una motivazione ragionata della sua interpretazione (cfr. il commercio parallelo) fondata sull'osservazione che l'esaurimento internazionale impedisce il corretto funzionamento del mercato interno, incidendo negativamente sull'unicità del mercato. Se fosse ammesso l'esaurimento internazionale non vi sarebbero condizioni omogenee tra gli ordinamenti nazionali degli Stati membri per quanto riguarda il regime della tutela della proprietà intellettuale. Di conseguenza, gli operatori potrebbero allora acquistate al di fuori della Comunità prodotti tutelati dalla proprietà intellettuale e quindi rivenderli negli stati membri che ammettono l'esaurimento internazionale piuttosto che negli altri stati.

Per esempio, se all'interno dello SEE solo l'Austria ammettesse l'esaurimento internazionale, il titolare del diritto di proprietà intellettuale anche non scegliendola come primo mercato per la commercializzazione dei suoi prodotti, creerebbe una situazione commercialmente complessa che può essere riassunta sinteticamente nei due casi (cfr. il commercio parallelo):

1. il titolare del diritto di proprietà mette il suo prodotto in commercio in Austria. Siccome l'Austria ammette l'esaurimento internazionale, il prodotto può essere esportato in un altro Paese che ammette l'esaurimento internazionale, per es. l'Australia. In questo modo, il titolare del diritto verrebbe a perdere il diritto di priorità per un Paese extra UE.

2. il titolare del diritto di proprietà mette il suo prodotto in commercio in un paese membro dell'Unione, per es. la Francia. Poiché i diritti di commercializzazione sono esauriti, il prodotto può liberamente circolare nell'Unione Europea. Questo significa che può essere commercializzato in Austria e, siccome questo Paese ammette l'esaurimento internazionale, il prodotto può essere esportato in un altro Paese che ammette l'esaurimento internazionale, e ci si riconduce al punto 1.

A questo proposito, la Corte dichiarò che l'esaurimento del diritto deve limitarsi solo all'Area Economica Europea (i paesi dell'UE più l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera) ai sensi dell'Art. 7, n. 1 della Direttiva, respingendo quindi il cosiddetto esaurimento internazionale.

seconda questione: l'Oberster Gerichtshof fu chiamato a decidere se, in base all'art. 7, n. 1 della direttiva, un terzo potesse essere inibito dal titolare di un marchio nel commercializzare prodotti messi in commercio al di fuori del SEE con detto marchio dal titolare stesso o col suo consenso.

La Corte di Giustizia, in questo caso, affermò che tale norma da sola non consente di ottenere un provvedimento inibitorio a fronte di colui che si avvalga del cosiddetto esaurimento del diritto del marchio fuori dal territorio comunitario.

conclusioni circa il principo di esaustione nel caso Silhouette

Da quanto esposto emergono due realtà che ricordano il fantasioso e provocatorio "comma 22":

1. il diritto comunitario disciplina solo l'esaurimento del diritto di marchio all'interno del territorio della Comunità e non consente agli Stati membri di prevedere anche l'esaurimento internazionale;
2. lo stesso diritto comunitario sembra accettare l'esaurimento internazionale unilaterale (non reciproco), in quanto non prevede alcuno strumento a tutela del titolare del marchio qualora lo stesso marchio sia stato immesso in commercio al di fuori del territorio SEE e un terzo se ne avvantaggi per sfruttarlo sul territorio comunitario.

In effetti, il fondamento di questa paradossale conseguenza si individua nella sentenza secondo la quale i requisiti per cui uno Stato membro può emettere un ordine restrittivo per la violazione di diritti di marchio possono derivare unicamente dall'art. 5, e non dall'art. 7, n.1 della direttiva.

Art. 5 - il diritto esclusivo del marchio registrato conferisce la facoltà di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di usare nel commercio, in particolare, un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato.

Evidentemente, l'art. 5 non lascia possibilità di un'azione inibitoria per quanto attiene le IP.
Questa decisione, che è stata in seguito confermata da altre sentenze della Corte di Giustizia, ha provocato varie polemiche soprattutto nel Regno Unito, in Svezia e in altri paesi del nord Europa. Da più parti, infatti, si sollecitano le istituzioni europee perché introducano l'esaurimento internazionale del diritto di marchio.

il caso Micro Leader Business (causa T-198/98)

La "Micro Leader Business" acquistava prodotti informatici Microsoft in Canada e li rivendeva in Francia ad un prezzo inferiore a quello praticato dai distributori francesi. Per contrastare le importazioni parallele dal Canada verso la Francia, Microsoft aveva preso una serie di contromisure le quali erano state, a loro volta, denunciate da "Micro Leader Business" alla Commissione per violazione del diritto della concorrenza.

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che la condotta di Microsoft non costituiva alcun illecito concorrenziale e tale decisione è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di Giustizia presso la quale era stata impugnata la pronuncia. Secondo i giudici comunitari, la condotta contestata a Microsoft attiene l'esercizio del diritto di autore sui propri prodotti riconosciutale dalla direttiva 91/550. Infatti i diritti di Microsoft sui programmi per elaboratore non potevano ritenersi esauriti dato che l'esaurimento consegue esclusivamente alla commercializzazione dei beni, effettuata dal titolare (o da terzi con il suo consenso), nella Comunità. Invece, nel caso in esame, i beni erano stati posti in commercio per la prima volta dal titolare del diritto al di fuori della Comunità: in Canada, e questo Paese non prevede l'esaurimento internazionale. In generale le azioni volte a impedire le importazioni di copie di opere di ingegno da paesi terzi verso la Comunità rientrano nei limiti dell'esercizio del diritto di autore e non infrangono il diritto della concorrenza.

il caso laserdisken (causa C-479/04)

Laserdisken è un venditore on-line di cd e dvd che in Danimarca vende opere musicali e cinematografiche su supporto magnetico o digitale, alcune delle quale importate da Paesi terzi e che non erano destinate alla pubblicazione in Europa.

La legge danese sul diritto di autore originariamente ammetteva l'esaurimento internazionale, mentre il testo successivamente modificato per consentire l'attuazione della direttiva 2001/29 non lo prevede. A seguito di tale modifiche legislative Laserdisken aveva notato una contrazione delle vendite. A sua detta era proprio il nuovo testo della legge sul diritto di autore a pregiudicare in modo rilevante le sue importazioni e vendite di DVD legalmente commercializzati al di fuori della Comunità.

Per questo ragione Laserdisken si era rivolta al giudice danese eccependo l'invalidità dell'art. 4 n. 2 della direttiva 2001/29. Il giudice adìto – l'Østre Landsret - aveva quindi chiesto alla Corte di Giustizia ex art. 234 di chiarire se la detta disposizione impedisce agli Stati Membri di prevedere il principio dell'esaurimento internazionale. Nella successiva sentenza la Corte ha confermato che una normativa nazionale che riconosce l'esaurimento internazionale è contraria al diritto comunitario.

A questa conclusione la Corte è arrivata sia sulla base dell' interpretazione dei dati normativi che sulla base di argomenti sistematici. In primo luogo la Corte ha considerato il tenore letterale dell'art. 4 n. 2 della direttiva. Le condizioni previste dall'art. 4 per l'esaurimento del diritto di distribuzione dell'opera di ingegno sono due:

1. l'originale o una copia dell'opera sono state messe in commercio con il consenso del titolare del diritto;
2. tale commercializzazione è avvenuta all'interno della Comunità.

Tale conclusione è stata inoltre motivata dalla Corte ricordando le argomentazioni poste in essere in relazione al funzionamento del mercato interno, a proposito della decisione Silhouette.

L'esito di Laserdisken era abbastanza prevedibile se si considerano le argomentazioni seguite dalla Corte in Silhouette, in particolar modo quelle relative all'incompatibilità dell'esaurimento internazionale con il corretto funzionamento del mercato unico. Ma in questo caso, a determinare con sicurezza la decisione Laserdisken è la differenza fra le disposizioni normative che la Corte ha considerato nei due casi.

Se l'art. 7 della Direttiva Marchi invocato per Silhouette, era certamente oggetto di interpretazione; al contrario, l'art. 4 della direttiva 2001/29 non lascia dubbi.

Art. 4 Diritto di distribuzione

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

importazioni parallele in USA: criticità e spunti per possibili soluzioni

[... omissis...]
Attraverso numerose pronunce, la Corte di Giustizia ha chiarito come il principio dell'esaurimento del diritto di marchio operi all'interno dell'UE (e dei Paesi dello SEE), ma, rappresentando un'eccezione ai poteri del titolare del marchio ¹, sia strettamente vincolato al territorio dell'UE/SEE e non abbia mai inteso creare un esaurimento internazionale o mondiale (v. sent. Corte Giust CE 16.07.1998, causa C 355/96 - caso Silhouette ).

Ben più complessa è invece la comprensione e la trattazione dei casi di importazioni parallele extracomunitarie, ossia dei casi in cui un soggetto, in assenza di autorizzazione, importi la merce in un paese extraeuropeo in cui il titolare del relativo marchio vanti diritti di esclusiva nazionale.
E' questo il caso che ci siamo trovati ad affrontare nell'ambito della consulenza resa ad una nota azienda vinicola - alla quale d'ora in avanti mi riferirò utilizzando l'acronimo di fantasia "CV" - titolare dell'omonimo marchio, registrato, tra gli altri, in Italia, Germania e Stati Uniti.
In seguito ad una procedura di tracciabilità applicata alle bottiglie di vino di propria produzione, CV aveva appreso che consistenti quantitativi di bottiglie destinate al mercato europeo, venivano immesse nel mercato americano, attraverso importatori non autorizzati, che si rifornivano da alcuni dealer tedeschi. Il danno non era certo di poco conto visto che, in ragione dei massicci investimenti sostenuti dal produttore per affermarsi nel mercato americano, il prezzo medio dei vini in questione era notevolmente superiore rispetto a quello applicato nel mercato europeo.
Nell'analizzare gli strumenti, giudiziali e stragiudiziali, azionabili al fine di contrastare il fenomeno, secondo la disciplina statunitense del mercato parallelo (cd. grey market), abbiamo riscontrato alcune significative disparità nei rimedi utilizzabili a tutela del marchio, dipendenti dalla cittadinanza del titolare di esso. In buona sostanza il medesimo marchio registrato negli USA, gode di tutele ben più limitate allorché il suo titolare non abbia cittadinanza statunitense.
Vediamone le ragioni.

La repressione delle importazioni parallele negli USA è disciplinata da due distinte leggi, i cui strumenti di tutela sono cumulabili tra loro: (a) il "Tariff Act" (section 526) e (b) il "Lanham Act" (section 42 e 32/a). Il Tariff Act consente al titolare del marchio di impedire l'ingresso negli USA di prodotti contraddistinti dal proprio marchio ed ivi introdotti senza il proprio consenso ².
Siffatta tutela, tuttavia, viene offerta esclusivamente allorché il titolare del marchio abbia cittadinanza statunitense. Né, d'altro canto, detta limitazione risulta superabile mediante la costituzione di una filiale americana della società estera, alla quale successivamente trasferire la titolarità del marchio: la giurisprudenza federale formatasi sull'argomento è infatti piuttosto compatta nell'escludere che l'entità controllata o partecipata da una società straniera possa qualificarsi come avente "cittadinanza" americana.
L'efficace disciplina repressiva offerta dal Tariff Act risulta quindi appannaggio esclusivo dei soggetti americani.

Di contro, il Lanham Act, pur non introducendo alcuna restrizione basata sulla cittadinanza del titolare del marchio, offre strumenti di repressione analoghi a quelli previsti dal Tariff Act, con una decisiva variante: perché sussista violazione del Lanham Act la merce oggetto di importazione parallela deve presentare "material differences ³" rispetto a quella immessa nel mercato americano con il consenso del titolare del marchio.
Ebbene, nel caso concreto che ci siamo trovati ad affrontare, ambedue le tutele innanzi brevemente delineate risultavano prima facie non efficacemente azionabili, attesa la nazionalità italiana di CV e l'assenza di "material differences" tra le bottiglie CV legittimamente immesse nel mercato americano e quelle oggetto di importazione parallela.

Né d'altro canto sarebbe risultato più agevole intentare un'azione nei confronti del dealer tedesco che riforniva l'importatore americano parallelista, azionando il marchio tedesco di CV: il dealer tedesco avrebbe senz'altro opposto l'intervenuto esaurimento (internazionale - NdR) del marchio, previsto dall'art. 24 del German Trade Mark Act, avendo egli a sua volta acquistato la merce dal distributore autorizzato CV in Germania.
In buona sostanza, la disciplina vigente non consentiva a CV di azionare alcuno dei propri marchi registrati in Italia, Germania o USA per contrastare le importazioni parallele nel mercato americano. Al fine di superare tale vuoto di tutela si è deciso di aggirare l'ostacolo, prevedendo una stringente disciplina negoziale che vieti ai distributori in esclusiva dei prodotti CV presenti in ciascuno stato europeo di rivendere, direttamente o indirettamente, ad operatori situati fuori dal territorio UE/SEE, richiedendo che il medesimo impegno fosse imposto "a cascata" ai successivi rivenditori.

La struttura negoziale proposta alla cliente è stata calibrata, avendo cura che le disposizioni restrittive non avessero l'effetto (neppure secondario) di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato comunitario.

[...omissis ...]

Maggiore efficacia sembra garantire una seconda strategia suggerita al Cliente (e non ancora intrapresa), imperniata sull'introduzione di modifiche all'etichetta ed al packaging dei soli vini esportati verso gli USA, tali da costituire presumibilmente una "material difference" rispetto ai vini destinati al mercato europeo. In tal modo, l'importazione parallela potrebbe essere contrastata in forza dal Lanham Act. Ovviamente la prova del nove circa la tenuta di questa difesa si avrà quando le corti americane avranno chiarito se la sola modifica nella confezione del prodotto costituisca una differenza "sostanziale" e quale sia il grado di modifica a tal fine reputato idoneo.

¹ La tutela della proprietà industriale rientra nelle "priorità" del diritto comunitario: v. art. 30 CE "Le disposizione degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esporazione o al transito giustificati da motivi di (…) di tutela della proprietà industriale e commerciale".
² "It shall be unlawful to import into the United States any merchandise of foreign manufacture if such merchandise, or the label, sign, print, package, wrapper, or receptacle, bears a trademark owned by a citizen of, or by a corporation or association created, or organized within, the United States, and registered in the Patent and Trademark office by a person domiciled in the United States ... unless written consent of the owner of such a trademark is produced at the time of making entry".
¹ Quanto al concetto di material differences nel caso Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc., è stato precisato che "the existence of any difference between the registrant's product and the allegedly infringing gray good that consumers would likely consider to be relevant when purchasing a product creates a presumption of consumer confusion.". Il concetto di material difference varia ovviamente da prodotto a prodotto. Ad esempio le mentine Tic-Tac furono riconosciute materially different sulla base di un diverso contenuto calorico, diverse dimensioni, confezioni ed diversa composizione chimica (Ferrero U.S.A., Inc. v. Ozak Trading, Inc., 753 F. Supp. 1240 - D.N.J. 1991). Analogamente le bottiglie di Pepsi-Cola commercializzate in Messico furono ritenute materially different per il fatto che le etichette erano in spagnolo, le bottiglie non recavano indicazione degli ingredienti ed il packaging così come le modalità di trasporto non erano idonee a garantire un'adeguata conservazione del prodotto (PepsiCo, Inc. v. Torres, 27 U.S.P.Q.2d 1948 - C.D. Cal. 1993). In tal senso si veda anche Martin's Herend Imports, Inc. v. Diamond & Gem Trading USA Co., 112 F.3d 1296 (5th Cir. 1997); Fender Musical Instruments Corp. v. Unlimited Music Ctr., 35 U.S.P.Q.2d 1053 (D. Conn. 1995).

Hoffmann-La Roche vs Centrafarma (C-102/77)

Con ordinanza 20 giugno 1997 Il Landgericht (Tribunale provinciale) di Friburgo ha sottoposto alla Corte europea, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni relative all'incidenza di talune disposizioni del trattato sull'esercizio dei diritti spettanti al titolare di un marchio. Nell'ordinanza di rinvio, il langdgericht ha dichiarato che il comportamento della Centrafarm costituisce violazione dei diritti della Hoffmamm-la Roche in base alla normativa tedesca in materia di marchi.

Le questioni riguradano l'interpretazione degli artt. 36 e 86 del trattato CEE, e sono state sollevate nell'àmbito di una controversia fra due imprese che operano nel settore dei prodotti farmaceutici: la Hoffmann-La Roche contro la Centrafarm. La prima rivendicava il diritto di opporsi alla commercializzazione da parte di Centrafarm di un prodotto acquistato in uno stato membro sotto il marchio Roche per distribuirlo in un altro stato membro dopo averlo riconfezionato e aver apposto lo stesso marchio sul nuovo imballaggio.

Nella fattispecie, il prodotto è il Valium® commercializzato sul mercato tedesco dalla Hoffmann-La Roche in flaconi da 20 o da 50 compresse, destinati ai consumatori singoli, e in confezioni da 100 o da 250 compresse ad uso ospedaliero. L'affiliata inglese del gruppo Hoffmann-La Roche produce lo stesso prodotto e lo vende in confezioni da 100 o da 500 comprese, a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati in Germania. Così, la resistente ha commercializzato acquistato in Gran Bretagna del Valium nelle confezioni originali e lo ha rivenduto in Germania dopo avelo riconfezionato in nuovi imballaggi da 1000 compresse, sui quali è apposto il marchio della Hoffmann-La Roche e l'indicazione che il prodotto è distribuito dalla Centrafarm. Quest'ultima ha anche manifestato l'intenzione di riconfezionare le compresse in involucri più piccoli, destinati ai consumatori singoli.

A proposito della prima questione, la Corte ha dichiarato che l'art. 36 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di marchio può avvalersene per impedire ad un importatore di smerciare un prodotto messo in commercio in un altro Stato membro dal titolare o con il suo consenso, qualora il detto importatore abbia riconfezionato il prodotto in una nuova confezione sulla quale è stato riapposto il marchio, a meno che:

• sia provato che l' esercizio del diritto di marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di distribuzione da questo adottato, contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell' ambito della Comunità;
  
• sia dimostrato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto;
  
• il titolare del marchio venga previamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato;
  
• sulla nuova confezione sia precisato da chi è stato effettuato il riconfezionamento.

La seconda questione, riguarda l'art.86:

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

In particolare, se il titolare del marchio possa impedire tale importazione - o se, al contrario, gli sia vietato dal trattato CEE e in particolare dall'art. 86 anche qualora egli occupi, relativamente al farmaco di cui trattasi, una posizione dominante sul mercato dello stato B

In pratica (facendo attenzione alla parte riportata in grassetto per comodità del lettore), sembra di capire che viene sollevata la paradossale (perché in contrasto con il concetto di libero mercato) questione se l'esercizio del diritto al marchio, qualora sia legittimo in base all'art. 36 del trattato, non sia in contrasto con l'art. 86 del trattato quando tale diritto è esercitato da un'impresa che occupa una posizione dominante sul mercato (quindi destinataria di una "missione" particolarmente importante in quanto riguarda il bene della comunità), purché il diritto al marchio non venga usato come strumento di sfruttamento abusivo di tale posizione.

La Corte ha respinto la richiesta della ricorrente in quanto, nel caso in essere, l'opposizione all'importazione della merce riconfezionata in altri involucri contrassegnati dal marchio originario costituisce in pratica un ostacolo per il libero smercio di tali prodotti, anche se questo viene abitualmente distribuito nello stato B in confezioni in formato diverso da quello corrente nello stato A. D'altra parte, la sua importazione sotto altra forma ha finora incontrato in effetti scarso successo sul mercato.
Secondo la Corte, tale opposizione - anche se non è dimostrato che sia dettata esclusivamente e principalmente dall'intenzione di perseguire tale scopo - ha come conseguenza il mantenimento di prezzi notevolmente, e forse ingiustificatamente, diversi da uno stato membro all'altro.

Vale la pena aggiungere un commento per puntualizzare il concetto di compartimentalizzazione. Si potrebbe pensare che, in sostanza, la diversa confezione dello stesso prodotto medicinale sia la stessa cosa di una collezione di abiti griffati: se la protezione vale per i singoli modelli, per analogia dovrebbe essere estesa ai differenti confezionamenti di uno stesso medicinale. Ma la protezione riguarda appunto i singoli modelli (nell'analogia, sarebbero i medicinali differenti), non le diverse taglie dei singoli modelli (nell'analogia, i diversi dosaggi o le diverse confezioni).

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Marcello Guidotti, copyright 2010
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