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TRIBUNALE DI MILANO (Ordinanza 2 luglio 1999)
Bristol Myers Squibb (ricorrente) vs. Parke Davis (resistente) Il Tribunale di Milano è stato chiamato a giudicare un'industria farmaceutica che aveva sponsorizzato la pubblicazione sull'inserto Sanità de Il Sole 24 Ore dell'articolo di un cardiologo che trattava - nell'àmbito di quello che è stato presentato come III parte di un ciclo di aggiornamento scientifico cardiovascolare offerto dalla società resistente (Parke Davis) - della funzionalità farmacologica di due princìpi attivi concorrenti, entrambi utilizzati in materia cardiovascolare ed in particolare nell'ipercolesterolemia. |
A giudizio del Tribunale l'attività sopra descritta costituisce una violazione delle norme sulla pubblicità delle specialità medicinali (la diffusione a mezzo mass media è permessa solo per i farmaci OTC; per gli altri farmaci che richiedono la ricetta medica, l'informativa è permessa solo su riviste e pubblicazioni destinata a medici e farmacisti) perché attuata senza la prescritta autorizzazione ministeriale e, conseguentemente, un illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 3 cod. civ.
Il Giudice ha anche interpretato l'annoso problema se la violazione di una norma amministrativistica (quali sono quelle in materia di pubblicità di specialità medicinali contenute nel dlgs.n. 541/92) sia di per sé idonea a concretare una condotta di concorrenza sleale in assenza di un quid pluris (valore aggiuntivo). La risposta al quesito è stata affermativa in quanto le norme contenute nel predetto dlgs. n. 541/91 rispondono certamente ad interessi ed esigenze di natura squisitamente pubblicistica afferenti alla tutela del diritto primario alla salute del cittadino, ma pongono svariati limiti alle attività imprenditoriali degli operatori del settore riguardo ad un aspetto – quello pubblicitario – direttamente collegato alla concorrenza ed al mercato e, quindi alla posizione dell'impresa rispetto ai concorrenti sui cui influisce grandemente l'attività pubblicitaria.

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TRIBUNALE DI PARMA (Ordinanza 3 settembre 1999)
Bristol Myers Squibb (ricorrente) vs. Chiesi Farmaceutici spa (resistente)
Un'industria farmaceutica (Bristol Myers Squibb) si è rivolta al Tribunale con un procedimento d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.) invocando tutela cautelare da atti di concorrenza sleale (ex art. 2598 cod. civ.) addebitati ad una sua concorrente (Chiesi Farmaceutici spa) che avrebbe svolto, presso l’ambiente medico, informazione scientifica su presupposti ingannevoli ed in violazione delle norme sulla pubblicità dei farmaci contenute nel dlgs. n. 541/92 e lamentando altresì che l’informazione scientifica così condotta avrebbe realizzato una forma di pubblicità comparativa ingannevole. |
Nel primo grado della fase cautelare l'azione è stata rigettata non avendo il Giudice ravvisato la sussistenza del periculum in mora (cioè al fatto che, nel tempo necessario ad ottenere la pronuncia di merito favorevole, si realizzi in danno dell’istante un pregiudizio non più riparabile) considerato che era cessata la campagna informativa della resistente. Il Tribunale di Parma, in sede di reclamo, nel confermare l'esattezza delle valutazioni del primo giudice in ordine alla insussistenza del periculum in mora, ha rilevato altresì l'assenza del fumus boni iuris (cioè una certa possibilità che la pretesa di chi fa causa sia fondata) . Questa, in breve, la motivazione:

La seguente sentenza illustra il senso della sufficiente descrizione di un brevetto:
Una questione discussa è se sia possibile evitare che un brevetto descriva l'invenzione in maniera completa, impedendo così che sia copiato. La risposta è negativa in quanto se la descrizione del brevetto non è sufficientemente completa, sarà verosimilmente più difficile copiare l’invenzione, ma diventerà anche impossibile difenderne l’esclusiva.
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Corte d'Appello Firenze, 29 ottobre 2001
E' nullo per insufficiente descrizione un brevetto che non consente ad un esperto del settore di attuare l'invenzione senza compiere ulteriori ricerche e sperimentazioni (nella specie è stato ritenuto nullo un brevetto riguardante una formula chimica generale).
Secondo un principio del Technical Board of Appeal dell'Ufficio Brevetti Europeo,
«i brevetti non fanno parte delle conoscenze generali di base» dell'esperto medio, e quindi non lo si può investire dell'«onere inaccettabile di effettuare una ricerca nella totalità dello stato della tecnica».
supponiamo che il composto D, sia ottenibile solo ricorrendo ad una sintesi particolare (quindi più complessa della schematica reazione fra C e D), coperta o no da brevetto; perciò detto intermedio non fà parte delle conoscenze dell'esperto medio, e quindi la sua sintesi può risultare estremamente difficoltosa se non impossibile. |
E' stato così stabilito il principio che il depositario dell'invenzione debba descrivere dettagliatamente la sintesi di intermedi - non ovvi - già noti. In concreto: il requisito della sufficiente descrizione è, d'altra parte, soddisfatto anche con la sola segnalazione che la sintesi del composto D è descritta nella rivista R a pagina p, oppure nel brevetto B.
Questo principio riveste particolare interesse nelle invenzioni biotecnologiche. Infatti, mentre nel caso di prodotti ottenibili con le classiche sintesi di chimica organica, anche la più accurata e puntuale descrizione di un'invenzione biotecnologica, potrebbe richiedere per la sua realizzazione, ad opera dell'esperto medio, tempi lunghissimi. A questo problema si sopperisce attraverso il deposito, presso centri specializzati ed autorizzati, di ceppi di microorganismi, di linee cellulari, di plasmidi, di anticorpi, ecc., successivamente prelevabili a richiesta di terze parti a partire da una certa data. Il deposito dell'entità fisica deve essere effettuato prima o contestualmente al deposito della domanda di brevetto, rispettando le procedure indicate dall'istituto autorizzato: ATCC (American Type Culture Collection), Institut Pasteur, DSM (Deutsche Sammlung), ecc.

Per meglio comprendere gli aspetti legati al brevetto di indicazione, riassumiamo la cronistoria dello Zofran, un medicinale (domanda di brevetto depositata) a base di ondransetron (antagonista del recettore 5-HT3):
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Glaxo v. Beecham
1) prima indicazione (ondansetron): nel Gennaio 1984, la Glaxo depositò una domanda di brevetto rivendicante l'ondansetron come tale, per la terapia dell'emicrania e di disturbi psicotici. |
Riassumendo:
1) la Glaxo aveva depositato la domanda di brevetto - concesso nel 1986 - sul composto come tale e sulle due prime indicazioni (terapia dell'emicrania e antiemetico generico);
2) la Beecham aveva la proprietà intellettuale sulla terza indicazione (antiemetico da citostatici);
3) davanti all'Ufficio Brevetti Europeo, i legali della Glaxo sostennero che l'emesi da citostatici è soltanto un caso particolare di emesi, e cha la specifica attività rivendicata dalla Beecham era quindi inerente all'ondansetron.
4) la Beecham resistette dimostrando - e questa è l'innovazione - che vari antiemetici generici sono inattivi contro l'emesi da citostatici ed ottenne un brevetto di nuova indicazione.
Si noti che tutto il procedimento è incentrato sul fatto che la Glaxo aveva solo depositato prioritariamente la domanda di brevetto: se questo fosse già stato concesso, Beecham non avrebbe potuto usare l'ondansetron per gli studi su indicazioni terapeutiche o formulazioni industriali. In effetti, la Glaxo ottenne il brevetto per l'ondansetron nel 1986 e questo ritardo permise alla Beecham di ottenere il brevetto di indicazione.

La correlazione fra sostanze farmacologicamente attive e profarmaci presenta alcune rilevanti questioni per la legge dei brevetti e l'appropriata definizione dei parametri di protezione. I profarmaci sono di per sé inattivi, ma possono essere idrolizzati o metabolizzati nel corpo per formare un farmaco attivo. Se il farmaco attivo è inventato per primo ed il profarmaco è inventato successivamente per ottenere un certo vantaggio supplementare, l'uso e la distribuzione del profarmaco possono correre il rischio di infrazione del brevetto originale del farmaco.
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Beecham v. Bristol Laboratories [1978] RPC 153
I diritti di una penicillina semisintetica, ampicillina, sono stati rivendicati per l'infrazione tramite importazione e vendita dell'hectacillin, una sostanza chimica che funzionava come profarmaco, ed era convertita nel farmaco rivendicato a séguito di idrolisi nel corpo umano. La sostanza contestata di infrazione è stata considerata come se fosse la sostanza esatta (ampicillina) "temporaneamente mascherata"(alle pagine 200, 203). Il profarmaco, in questo caso, è stato considerato come un tentativo intenzionale di trarre profitti sull'ampicillina eludendone il brevetto: la corte si era persuasa che non esisteva alcun evidente vantaggio nell'usare il profarmaco (anche se in alcuni casi la relativa gestione può ridurre gli effetti secondari nocivi). |
Inversamente ed in analogia a questa decisione, si può prospettare il caso di brevetti registrati per metaboliti attivi che, scoperti successivamente, potrebbero conferire protezione per un farmaco (nella specie, profarmaco) precedentemente brevettato (ma ora scaduto). In questo caso, è improbabile che le corti approveranno ciò che effettivamente equivale ad una estensione artificiosa della scadenza del brevetto.
La sentenza seguente, chiarisce gli aspetti giuridici connessi al legame fra metaboliti attivi e profarmaco.

Gli aspetti legati al concetto di anticipazione ed ai profarmaci, sono ben inquadrati discutendo il caso della terfenadina (il brevetto è stato registrato il 24 gennaio 1973 e si è estinto il 24 gennaio 1991):
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Marion Merrell Dow, Inc. v. Baker Norton Pharmaceuticals Inc. (UK Cases and Materials on Intellectual - 1996)
La Corte d'Appello ha sentenziato che un metabolita prodotto assumendo l'antistaminico brevettato "terfenadina" (Merrell Dow) era stato portato a pubblica conoscenza tramite la precedente somministrazione del farmaco, e quindi che il brevetto successivo (brevetto numero 2042258 con scadenza durante l'anno 2000) per il metabolita attivo non scoperto in precedenza non era valido. Il titolare del brevetto, aveva soltanto scoperto la composizione di qualcosa che già era stata fatta ed usata, e scoperte come queste non sono brevettabili. Questa decisione è stata sostenuta dalla Camera dei Lord (report HL/82/95), ma sulla base di anticipazione per pubblicazione precedente piuttosto che per uso precedente. |
Le questioni discusse esaminano se la divulgazione nelle specifiche di un'invenzione costituisce parte dello stato dell'arte; se la comunicazione di specifiche fornisce informazioni sufficienti per permettere al lettore esperto di produrre l'invenzione.
Riassumendo:
1) Merrell Dow aveva un brevetto per il farmaco terfenadina, che è stato ampiamente utilizzato con successo nel trattamento antistaminico. Dopo l'assunzione, la terfenadina viene trasformata in un metabolita acido, responsabile dell'attività farmacologica.
2) dopo la scadenza del primo brevetto (di prodotto), i convenuti (Norton) hanno commercializzato il metabolita acido della terfenadina (brevettato ancóra dalla Merrell Dow).
3) Merrell Dow sostenne che essi avevano violato il nuovo brevetto del metabolita acido distribuendo ai consumatori il mezzo per produrre il metabolita acido all'interno del corpo.
4) I convenuti (Norton) resistettero sostenendo che la produzione del metabolita acido all'interno del corpo umano, conseguente all'assunzione di terfenadina costituisce parte di quello stato dell'arte necessario per ottenere il primo brevetto (il metabolita è essenziale perché il farmaco - profarmaco, in questo caso - funzioni) e, perciò, non era una nuova invenzione e dunque non poteva essere brevettata.
I legali della Norton, inoltre argomentarono che l'invenzione era stata resa disponibile al pubblico: attraverso il suo uso (dalle persone che avevano assunto la terfenadina) e attraverso la descrizione nelle specifiche fornite per il primo brevetto della terfenadina.
5) Merrell Dow contestò l'argomentazione della Norton sostenendo che nessuno può conoscere qualcosa che non si conosce. In altre parole, se non si sa che il prodotto esiste, non è possibile conoscere come trattare un'invenzione per produrre quel prodotto in una forma qualsiasi. Lo stato dell'arte compreso nelle specifiche della terfenadina (primo brevetto) non fornisce alcuna indicazione circa l'effetto che potrebbe avere la formazione del metabolita acido nel corpo umano. Di conseguenza, non contiene sufficienti informazioni per permettere all'esperto lettore di produrre la sostanza in quella o qualsiasi altra forma: questo significa che il metabolita acido non è disponibile alla conoscenza del pubblico e dunque il brevetto non perde validità.
Decisione: la Corte, accogliendo la tesi della Merrell Dow, sentenziò che non sussisteva anticipazione attraverso l'uso in quanto gli utilizzatori della terfenadina non avevano modo di sapere che avevano prodotto il metabolita acido (attivo) all'interno del proprio corpo.
La corte di appello, a séguito di un ricorso della Norton, tuttavia, decise che la divulgazione delle specifiche della terfenadina costituiva parte dello stato dell'arte necessaria per brevettare l'invenzione. Questo è differente dall'argomento della divulgazione mediante utilizzo (respinta: come osservato al punto 5, non ci può essere uso se non si sa cosa usare - NdR) in quanto esso non dipende dal semplice uso del prodotto da parte di alcuni individui del pubblico, ma dalla divulgazione dell'informazione.
Per chiarire questa decisione della Corte d'Appello, può essere di aiuto un esempio legato all'applicazione del metodo scientifico. La scoperta delle leggi di Keplero (informazione) permise al matematico francese Le Verrier di sospettare-prevedere l'esistenza di un pianeta oltre l'orbita di Urano. Le Verrier, nel 1830, applicando il metodo delle perturbazioni gravitazionali, calcolò che le variazioni del moto di Urano erano dovute ad un nuovo pianeta. Il pianeta, Nettuno, venne effettivamente scoperto nel 1846 con l'osservazione telescopica (uso di uno strumento). In questo caso, una scoperta-informazione (le leggi di Keplero) ne comprendeva implicitamente altre (pianeti di cui inizialmente non si sospettava l'esistenza). |
Su questo punto lo statuto del brevetto è perfettamente chiaro, in quanto non ha l'intento di confinare lo stato dell'arte per i prodotti alla conoscenza della loro composizione chimica. E' l'invenzione che deve essere nuova e perciò non deve necessariamente costituire parte dello stato dell'arte. L'invenzione (differente dalla scoperta - NdR) costituisce parte dello stato dell'arte se l'informazione che è stata divulgata permette al pubblico di conoscere il prodotto con una descrizione sufficiente a utilizzare l'invenzione. In questo caso, l'esistenza del metabolita acido era stata resa (implicitamente) disponibile al pubblico dalle specifiche della terfenadina con la descrizione "una parte della reazione chimica nel corpo umano prodotta dall'assunzione della terfenadina e avente un effetto antistaminico".
Per molti scopi questa descrizione non era sufficiente per rendere il prodotto parte dello stato dell'arte perché, esso non sarebbe disponibile a chiunque per produrre l'invenzione nella forma di metabolita acido isolato o sintetizzato. Ma è parte dello stato dell'arte per lo scopo di utilizzare l'invenzione per ottenere il metabolita acido nel corpo mediante assunzione della terfenadina. Il fatto che essi non siano stati capaci di descrivere la reazione chimica in questi termini non comporta che l'invenzione non fosse funzionante.
La Corte respinse quindi il caso per quanto concerne l'anticipazione d'uso, ma lo accettò per anticipazione tramite divulgazione. In entrambi i casi, nessuno era informato che si produceva un metabolita acido. In caso di "anticipazione per utilizzo" gli atti (documenti) facevano affidamento sulla mancanza delle necessarie informazioni per permettere a chiunque di produrre l'invenzione. D'altra parte, la "anticipazione per divulgazione" riposa sulla comunicazione al pubblico di informazioni che permettono di compiere un'azione che ha l'inevitabile conseguenza di produrre il metabolita acido.
Le specifiche della terfenadina documentano che la sua ingestione produrrà una reazione chimica all'interno del corpo e, allo scopo di fornire l'invenzione in questa forma, c'è una sufficiente descrizione del metabolita acido. Sotto questa descrizione, il metabolita acido era parte dello stato dell'arte.

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CASSAZIONE Anno/numero 1996 6644
La Fiat (e per estensione tutte le case automobilistiche) non può brevettare i pezzi di ricambio delle automobili che produce: resta così aperto il mercato dei ricambi per auto (il cui valore è pari al giro d'affari realizzato con la vendita delle macchine nuove). La Cassazione ha respinto le obiezioni avanzate dai legali della Fiat che chiedevano la tutela del brevetto per gli specchietti alla luce della direttiva comunitaria sui modelli e sui disegni (brevetto ornamentale) emanata nel 1998. |
Per la validità di un brevetto per modello ornamentale - la cui finalità è quella di difendere e premiare un'idea creativa attraverso il riconoscimento del diritto allo sfruttamento esclusivo dell'idea stessa - è necessaria la sussistenza, in capo all'oggetto, di un valore estetico, ovvero un pregio estetico, che lo caratterizzi sotto tale profilo in modo autonomo, di talché esso acquisisca un suo specifico valore di mercato; ne consegue che deve negarsi la brevettabilità di un prodotto che costituisce parte di un prodotto più complesso oggetto di autonomo brevetto quando la forma del primo è necessitata dal fatto di essere parte del secondo, atteso che non è consentita l'artificiosa frammentazione di una stessa idea stilistica sulla base della mera frammentarietà del "corpus mechanicum" nel quale essa si è realizzata, con l'ulteriore conseguenza che il titolare (o il licenziatario) del brevetto relativo al prodotto complesso non può invocare una (ulteriore) tutela esclusiva relativamente ad una singola parte del prodotto stesso non caratterizzato da un autonomo pregio estetico.

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Tribunale New York 19 luglio 1887 - Globe Company vs. Bell Company
Nulla dimostra - recitava la sentenza del giudice Wallace - che Meucci abbia ottenuto qualche risultato pratico a parte quello di convogliare la parola meccanicamente mediante cavo. |
Nel 1871, Antonio Meucci decise di richiedere il brevetto per la propria invenzione: l'avvocato che doveva assisterlo per preparare i documenti necessari gli chiese 250 dollari, molto più dei 20 che egli aveva disposizione. L'unica possibilità era ottenere un caveat, una sorta di brevetto provvisorio che andava rinnovato ogni anno al prezzo di 10 dollari, e che Meucci riuscì a pagare solo fino al 1873. Così, nel 1876 Alexander G. Bell (1847-1922), presentò domanda di brevetto per il suo telefono nel 1876. Meucci era riuscito nel frattempo a farsi sponsorizzare dalla Globe Company, che fece causa alla Bell Company per infrazione del brevetto. La causa finì il 19 luglio 1887 con una sentenza del giudice Wallace che dava ragione a Bell, anche se riconosceva alcuni meriti a Meucci.
Questa sentenza che ha fatto discutere fino al riconoscimento, nel 2002, della paternità dell'invenzione ad Antonio Meucci, può essere resa in qualche modo più comprensibile inquadrandola nel suo contesto storico.
Un editoriale del Post di Boston (1863), riportando la notizia dell'arresto per truffa di Joshua Coppersmith, che aveva cercato di raccogliere fondi per costruire un telefono, commentava:
«Chi se ne intende sa benissimo che è impossibile trasmettere la voce via filo, e se anche lo fosse, ciò non avrebbe alcun effetto pratico.»
Nella fattispecie, la divulgazione dell'invenzione del telefono, all'epoca vista come un'impossibilità analoga ad una macchina per il moto perpetuo, costituiva una fandonia e quindi non si poneva la questione della figura della sua divulgazione. In altre parole, Bell poté brevettare la "sua" invenzione in quanto mise a disposizione un trovato funzionante; viceversa, se l'idea del telefono non fosse stata considerata una fantasia, dopo che Meucci si trovò nell'impossibilità di rinnovare il caveat, la possibilità di brevettare l'invenzione sarebbe svanita per anticipazione.
Come ulteriore dimostrazione dello scetticismo legato all'invenzione del telefono, possiamo ricordare che Rutherford B. Hayes, diciannovesimo Presidente degli Stati Uniti, dopo aver partecipato ad una conversazione dimostrativa tra Washington e Philadelphia nel 1876, commentò:
«Come invenzione è straordinaria, ma a che cosa potrà mai servire?»

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Tribunale di Napoli 27 febbraio 2001
La concorrenza sleale per imitazione servile di un prodotto di abbigliamento (nella specie: una scarpa per bambine) ex art. 2598 n. 1 cod. civ. sussiste anche se il prodotto tutelato non abbia conseguito un brevetto per modello o disegno ornamentale, a norma dell'art. 5 r.d. 25 agosto 1940 n. 1411, in ragione del principio del divieto dell'imitazione servile confusoria, posto a tutela del consumatore, specie ove al prodotto imitante possano essere apposte quelle varianti la cui realizzazione non avrebbe inciso sui costi di produzione, sulla gradevolezza e sulla funzionalità del prodotto in misura tale da renderlo non competitivo sul mercato (cd. varianti innocue). |
Questa sentenza si riferisce alla normativa italina e quindi non è necessariamente esetendibile ad altri Paesi. Questo caso, è comunque utile per sottolineare come la protezione brevettuale costituisca una garanzia ulteriore a difesa dell'inventiva e tuttavia costituisce un diritto soggettivo: il potere di agire (se uno vuole) per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento.

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Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 4 maggio 2006
L'art. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, nella sua versione risultante dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «composizione di principi attivi di un medicinale» non comprende una composizione costituita da due sostanze delle quali soltanto una è dotata di effetti terapeutici propri per una determinata indicazione e l'altra consente di ottenere una forma farmaceutica del medicinale necessaria all'efficacia terapeutica della prima sostanza per la medesima indicazione. |
Questa sentenza si riferisce ad un ricorso presentato dal MIT avverso la decisione di non concedere il certificato di protezione complementare per la Germania. Il MIT sosteneva che la combinazione di un principio attivo ed un eccipiente tale da permettere l'allestimento di una forma farmaceutica con un maggiore indice terapeutico costituiva un nuovo prodotto.
Data la complessità del caso, per la discussione, si rimanda ai link seguenti:
riassunto - parere dell'Avvocato generale - sentenza della Corte di giustizia
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